Про патентних тролів нині чути трохи менше, ніж 7-6 років тому, та це не означає, що вони зникли. Сподіваємося, що завдяки нещодавно прийнятим законам №815 і №816 ми взагалі забудемо про це явище. Чи є підстави для таких сподівань?
Хто такі патентні тролі?
Якщо одним словом, — паразити.
Якщо трохи довше — це особи, які зловживають законодавчим захистом прав інтелектуальної власності. Основною відмінністю троля від добросовісного правовласника є те, що самі вони нічого не виробляють, — єдина їх діяльність полягає у стягненні з виробників та/або імпортерів ліцензійних платежів за використання прав інтелектуальної власності, які троль на себе зареєстрував.
Ще однією характерною ознакою патентного троля, особливо в українських умовах, є те, що вони зазвичай реєструють на себе як промислові зразки загальнопоширені предмети: вішаки для одягу, корки для пляшок, самі пляшки, сірники, прищіпки, гумові рукавички, одноразові бахіли, серветки, пакети для сміття, зубочистки... безліч їх. Притому опис «винаходу» є якомога розмитішим, щоб під нього підпадали всі без винятку товари цієї категорії — ті самі прищіпки чи корки. Зрештою, ви й самі можете знайти чимало «старих знайомих» у базі даних «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність»1.
Звичайно, те, що заявки на такі зразки взагалі реєструють, вже саме собою є порушенням, адже ст. 6 Закону про промислові зразки в редакції до Закону №815 встановлювала критерієм патентоспроможності промислового зразка новизну.
А отримавши свідоцтво про реєстрацію промислового зразка (для чого слід сплатити збір у розмірі 1 н. м. д. г. — 17 гривень), патентний троль негайно вносить його до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності — це взагалі безкоштовно.
Сіті розставлені, залишається чекати, коли в них хто-небудь потрапить.
Відповідно до ч. 1 ст. 399 МКУ, у разі якщо під час проведення митного контролю митний орган на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє товари, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу.
До чого це призводить?
При перетині кордону товаром, який містить об'єкти права інтелектуальної власності, внесені до митного реєстру, його митне оформлення призупиняється, митниця інформує правовласника, який приймає рішення, чи дозволити оформлення цього товару.
Якщо йдеться про зареєстровані товарні знаки, це можна зрозуміти. Але якщо правовласником є патентний троль, який зареєстрував на себе права на якусь загальновідому річ і тепер вирішує, чи дозволити добросовісному імпортерові або виробникові його діяльність, — це явне зловживання.
По-перше, зберігання товарів на митному складі є платним. По-друге, кожен день затримки — це неотриманий прибуток, виведені з обігу гроші, загроза зриву договірних строків і, відповідно, штрафних санкцій.
Як скасовували патент на сірник
17 лютого 2014 року ТОВ «Українська сірникова фабрика» звернулося в суд з позовом до Державної служби інтелектуальної власності ОСОБА_1 про визнання недійсними патентів України, зобов'язання вчинити дії. <...> Нещодавно товариству з публікацій у діловій пресі стало відомо, що зовнішній вигляд продукції підприємства — звичайного сірника, відомого ще за радянських часів не одному поколінню українських споживачів, зареєстрований на ім'я відповідача ОСОБА_1 за патентами України НОМЕР_1 та НОМЕР_2.
Вважає, що зазначені патенти України мають бути визнані недійсними, оскільки видані всупереч приписам законодавства України про охорону промислових зразків. <...>
Проаналізувавши надані докази, суд вважає за можливе в основу рішення покласти висновок експерта №980 від 20 листопада 2014 року, який проведений за ухвалою суду відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим судовим експертом Петренко С. А.
За таких обставин вимога позивача про визнання оспорюваних патентів недійсними ґрунтується на законі.
З урахуванням задоволення вимоги про визнання патентів недійсними підлягають задоволенню і вимоги про зобов'язання внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та здійснити відповідну публікацію, які є похідними від первинної вимоги.
З огляду на наведене позов підлягає задоволенню.
Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 23.12.2014 р. у справі №760/3397/14-ц
Трохи судової практики
Наприклад, у справі №757/1284/18-ц Печерський районний суд м. Києва розглядав позов ПрАТ «Кредмаш» до Мінекономіки та приватної особи про визнання недійсним патенту України №35600 на промисловий зразок «Пристрій для закупорювання скляних банок металевими кришками». Рішенням від 17.05.2019 р. суд задовольнив позов товариства і постановив стягнути з особи судовий збір у розмірі 3524 грн та витрати за проведення судової експертизи в розмірі 20592 грн. Порушень чинного законодавства у діях патентного відомства суд не виявив.
Патентні тролі розраховують переважно на те, що імпортер чи виробник не стане доводити справу до суду, а вирішить конфлікт у досудовому порядку, тобто сплатить певну суму. Розмір суми визначається власне в такий спосіб, щоб звернення до суду не виглядало привабливим. Якщо ж справа таки доходить до суду, патентні тролі зазвичай програють, — але не завжди і не повністю.
Так, у справі №910/9380/13 Господарський суд міста Києва розглядав позов ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» до ТОВ «Енергоконтракт-Центр» (відповідач-1) та Київської міжрегіональної митниці (відповідач-2) про стягнення заборгованості 26776,68 грн. Заборгованість виникла через призупинення митного оформлення вантажу вішалок для одягу китайського виробництва на підставі внесення до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності за №000609 промислового зразка «Вішалка для одягу» та зберігання вантажу на митному складі протягом 32 днів.
У рішенні від 31.07.2013 р. суд стягнув з відповідача-1 на користь позивача витрати за зберігання товару протягом 14 днів у сумі 11714, 80 грн, а також судовий збір у сумі 752,72 грн, натомість у стягненні 15061,88 грн з відповідача-2 за зберігання товару протягом 18 днів було відмовлено.
Боротьба з патентними тролями до законів №815 і №816
Чи щось робилося проти цього раніше? Так, зокрема, Законом №202 з 14.11.2019 р. було внесено низку змін до МКУ — про це ми писали в статті «Захист інтелектуальної власності при імпорті» в «ДК» №47/2019.
Зокрема, ч. 6 ст. 239 МКУ було доповнено новим другим реченням такого змісту: «Витрати органів доходів i зборів на зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено відповідно до статей 399, 400 і 401-1 цього Кодексу, відшкодовуються правовласником».
Тобто з кінця 2019 року за зберігання товарів на митному складі платить не імпортер/експортер, а особа, яка заявила права інтелектуальної власності. Передбачається, що добросовісний правовласник зможе стягнути ці витрати з імпортера контрафакту, а патентний троль з добросовісного імпортера — не зможе.
Це цікаво!
Уперше поняття «патентний троль» з'явилося в 1993 році і було популяризоване Пітером Деткіним, юристом, який допомагав компанії Intel боротися з патентними тролями. За іронією долі сам Деткін є співвласником компанії Intellectual Ventures — одного з найбільших патентних тролів США.
Закони №815 і №816 у боротьбі з патентними тролями
Тепер самої лише новизни для державної реєстрації промислового зразка недостатньо. Згідно з новою редакцією ст. 6 Закону про промислові зразки промисловий зразок відповідає критеріям охороноздатності (а не патентоспроможності, як раніше), якщо є новим і має індивідуальний характер.
Власне, термін «патент» до промислових зразків тепер не застосовується.
Змінився строк охорони прав інтелектуальної власності на промисловий зразок. Раніше за ч. 5 ст. 465 ЦКУ він закінчувався через 15 років з дати подання заявки, а тепер, у редакції Закону №815, становить п'ять років з дати подання заявки і подовжується за клопотанням власника на один або більше п'ятирічних строків, але в сукупності не більше ніж 25 років з дати подання заявки. Природно, при кожному подовженні сплачується збір.
У ст. 5 Закону про промислові зразки уточнено, що може бути промисловим зразком: зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням.
Особливо важливим нововведенням є те, що реєстрація не є обов'язковою умовою охорони промислового зразка.
Правову охорону може одержати й незареєстрований промисловий зразок, якщо його доведено до загального відома в порядку, передбаченому Законом про промислові зразки. Але строк такої охорони — лише три роки з дати його доведення до загального відома на території України.
Відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону про промислові зразки, незареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо він був опублікований, експонований на виставці, використаний у торгівлі або в інший спосіб оприлюднений таким чином, що під час звичайного провадження господарської діяльності такі заходи з об'єктивних причин могли стати відомі у колах, які спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України.
Та найважливіше — попередня редакція Закону про промислові зразки передбачала тільки судовий порядок визнання патенту недійсним (ст. 25). А тепер у Законі про промислові зразки з'явилася ще стаття 25-1, згідно з якою будь-яка особа може подати до Апеляційної палати обґрунтовану заяву про визнання прав на промисловий зразок недійсними повністю або частково на підставі невідповідності промислового зразка умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом.
Але зауважимо, що ця стаття ще не працює: вимоги до заяви про визнання прав на промисловий зразок недійсними, умови та порядок її розгляду мають бути окремо визначені Мінекономіки.
Промисловий зразок, реєстрацію якого скасовано, не може бути зареєстрований повторно.
I ще одне «нововведення» Закону №815 — те, що замість терміна «знак для товарів і послуг» повертається старе добре поняття «торговельна марка».
Додаткова охорона прав на винаходи
Нова стаття 27-1 Закону про винаходи, внесена Законом №816, встановлює додаткову охорону прав на винаходи. Вона запроваджується лише для ліків (їх активних компонентів, процесу отримання або застосування тощо). I строк додаткової охорони не може перевищувати п'яти років. Тобто власник патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності. Проте водночас діятиме й інша норма, яка захищає вже інтереси тих, хто чекає, коли ж строк такого патенту закінчиться.
Відповідно до ч. 6 цієї статті не визнається порушенням прав на винахід виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу з метою експорту до третіх країн (та інші дії, необхідні для виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, з метою експорту до третіх країн), а також виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу не раніше ніж за шість місяців до закінчення строку додаткової охорони з метою його зберігання для введення в обіг після закінчення строку додаткової охорони (та інші дії, необхідні для його виготовлення).
Автори Закону №816 називають це революцією, бо починати випробування та виробництво ліків можна ще до закінчення патентної охорони оригінального препарату. Так, але тільки за шість місяців до закінчення цієї додаткової охорони, яка відповідно до ч. 2 ст. 27-1 Закону про винаходи може тривати до 5 років. Тобто на те, що раніше можна було робити відразу після закінчення дії оригінального патенту, тепер, якщо власник патенту скористається правом на додаткову охорону майнових прав на цей винахід, треба буде чекати ще 4,5 року. Якщо це й революція, то якось не в той бік.
Новий орган інтелектуальної власності
Питаннями захисту інтелектуальної власності займатиметься Національний орган інтелектуальної власності (НОIВ), створення якого передбачено Законом №703. Це державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні КМУ як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені Законом №703, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності (а ним далі є Мінекономіки), та статутом.
Висновки
Чи допоможуть закони №815 і №816 у боротьбі з патентними тролями? У це дуже хотілось би вірити, адже недосконалість патентного законодавства є головною причиною існування такого явища. Проте не єдиною.
Ще раз гляньмо на критерії охороноздатності промислового зразка: новизна та індивідуальність. Це оціночні критерії. А отже, в гру входить людський чинник.
Нормативна база
- Закон №202 — Закон України від 17.10.2019 р. №202-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України».
- Закон №703 — Закон України від 16.06.2020 р. №703-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності».
- Закон №815 — Закон України від 21.07.2020 р. №815-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями».
- Закон №816 — Закон України від 21.07.2020 р. №816-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства».
- Закон про винаходи — Закон України від 15.12.93 р. №3687-XII «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
- Закон про промислові зразки — Закон України від 15.12.93 р. №3688-XII «Про охорону прав на промислові зразки».
- Закон про торговельні марки — Закон України від 15.12.93 р. №3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Андрій ПОРИТКО, головний редактор