Чи можна орендувати торговельний знак у фізичної особи (не ФОП)? Орендодавцем торговельного знака є наш директор. Чи потрібен дозвіл засновників ТОВ? Які мають бути документи від директора?
Торговельні знаки — відмітна ознака бренду
Останнім часом значного поширення набула електронна комерція, яка потребує використання Iнтернету для рекламування та різних видів продажу товарів, робіт, послуг за попереднім замовленням з наступним зверненням до офісу юрособи чи безпосередньо через веб-сайт.
Аби споживачі якнайкраще розрізняли продукцію, надання послуг, виконання робіт та асоціювали їх з певним госпсуб'єктом чи мережею госпсуб'єктів, які можуть діяти спільно з метою надання однорідних послуг, виконання подібних робіт, такі госпсуб'єкти або їхня мережа можуть створити та зареєструвати знак для товарів і послуг, який фігуруватиме на візитівках, на веб-сторінці, на товарах або бланках-формулярах актів про надання послуг/виконання робіт тощо.
Не є винятком і мобільні додатки, які завдяки знаку для товарів і послуг можна легко розпізнати серед пропонованих в інтернет-магазинах мобільних додатків компанії Google та інших компаній, які дозволяють власникам пристроїв з операційними системами Android та іOS встановлювати та придбавати (набувати) різні мобільні додатки та інші програмні продукти.
Тому нині доволі гостро постала потреба виокремити свій бізнес серед подібних компаній та зробити його максимально впізнаваним, чого можна легко1 досягти шляхом реєстрації торговельної марки (або знака для товарів і послуг).
1 Насправді реєстрація знака для товарів і послуг є тривалим процесом, який включає в себе кілька етапів: від подання заявки до прийняття рішення про реєстрацію знака.
Кажучи про торговельну марку, для зручності у цій статті ми використовуватимемо термін «знак для товарів і послуг» (далі — Знак). Причому скористатися правом на реєстрацію Знака може будь-яка особа: і засновник ТОВ, і керівник, і третя особа, оскільки згідно з Законом про товарні знаки будь-яка фізична чи юридична особа може зареєструвати Знак. Якщо йдеться про юрособу, то таке рішення приймається за домовленістю між засновниками. Але про це — далі.
Отже, якщо підприємство вирішило використовувати Знак для своєї госпдіяльності — маркування товарів, послуг тощо, така юрособа має можливість укласти договір про використання Знака. Звертаємо увагу, що такі договори не є договорами оренди.
Торговельний знак — для госпдіяльності ТОВ
Кажучи про Знак, мають на увазі позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у т. ч. власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень (ст. 1, 5 Закону про товарні знаки).
ЦКУ називає знаки для товарів і послуг торговельною маркою — йдеться про будь-яке позначення або будь-яку комбінацію позначень, придатних для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦКУ).
Факт реєстрації Знака підтверджується свідоцтвом про таку реєстрацію, а відомості про Знак, його власника, строк дії реєстрації вносяться до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг1.
1 http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=reestrtm.
Для укладання договорів цілком достатньо послатись у договорі про використання Знака на дату та номер свідоцтва про реєстрацію Знака, а також додати копію такого свідоцтва (за бажанням сторін).
Повертаючись до питання укладення договорів, зазначимо, що договори оренди щодо Знака є недоречними. Адже ЦКУ передбачає такі види договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, як:
1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
2) договір комерційної концесії (більш відомий як договір франчайзингу).
Використання Знака може бути передбачено як ліцензійним договором, так і договором комерційної концесії (франчайзингу). Різниця між ними в тому, що предмет останнього дещо ширший та включає як використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), так і комерційного досвіду та ділової репутації. На виконання цього правоволоділець Знака зобов'язаний передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, потрібну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії (ч. 1 ст. 1120 ЦКУ).
Щодо ліцензійного договору потрібно звернути увагу на таке. Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання Знака на підставі ліцензійного договору.
Зверніть увагу!
Свого часу ст. 1118 ЦКУ містила вимогу обов'язкової державної реєстрації договорів комерційної концесії органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця. З 2015 року такий обов'язок скасований. Не підлягають реєстрації й ліцензійні договори про використання торговельного знака.
Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови (п. 8 ст. 16 Закону про товарні знаки). Хоча останнє застосовується й у договорах франчайзингу (ст. 1121 ЦКУ).
На практиці, якщо йдеться про використання в госпдіяльності виключно Знака, як в описаній у запитанні ситуації, варто укласти саме ліцензійний договір про використання Знака. А у предметі договору безпосередньо визначити, де саме планується використовувати такий Знак, — зокрема, з метою, передбаченою у п. 4 ст. 16 Закону про товарні знаки.
Використання Знака
Пункт 4 ст. 16 Закону про товарні знаки використанням Знака визнає:
— нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
— застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
— застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Iнтернет.
Враховуючи мету використання Знака та організаційну структуру виробництва, торгівлі чи обслуговування, ТОВ доведеться самостійно обирати вид договору на розпорядження правами на Знак.
Види договорів франчайзингу
На практиці розрізняють такі види договорів франчайзингу (комерційної концесії):
1) торговельний франчайзинг (застосовується переважно мережею торговельних закладів, магазинів, їхніх структурних підрозділів);
2) збутовий франчайзинг (використовують для єдиної розгалуженої збутової мережі під виключним контролем виробника товару/робіт/послуг);
3) обслуговуючий франчайзинг (переважно це стосується готельно-ресторанних закладів, їхньої мережі);
4) виробничий франчайзинг (як правило, використовується виробниками товарів/продукції для розширення виробничих потужностей та ринків збуту).
Порядок передачі прав на Знак від керівника до ТОВ
Отже, скористатися правом на реєстрацію Знака може будь-яка особа — і засновник ТОВ, і керівник, і третя особа.
Що ж до прийняття рішення, то тут можуть бути два варіанти:
1) рішення про необхідність реєстрації Знака приймається засновниками ТОВ з метою його використання у госпдіяльності;
2) ініціатива реєстрації Знака виходить від керівника як фізичної особи, який з метою якісного виконання своїх функцій як керівника самостійно приймає рішення щодо реєстрації Знака для створення максимальної обізнаності щодо товарів/робіт/послуг, які продаються/надаються таким ТОВ, а також для збільшення прибутку ТОВ.
Якщо ми говоримо про рішення засновників, то на виконання статуту госптовариства, Закону про госптовариства, ЦКУ та ГКУ засновники приймають рішення про реєстрацію Знака, а витрати на оформлення документів тощо несе саме ТОВ. У такому разі ТОВ і вважатиметься власником Знака. При цьому ми не виключаємо можливості прийняття рішення загальними зборами засновників щодо покладення обов'язку реєстрації Знака на керівника з покладенням на нього всіх організаційних та матеріальних витрат з підготовки документів для реєстрації та здійснення державної реєстрації Знака.
Якщо обирається другий варіант, то керівник за власним бажанням (або за домовленістю із засновниками ТОВ) здійснює реєстрацію Знака та несе всі витрати на держреєстрацію за власний рахунок. А от щодо наступного використання Знака в госпдіяльності такого ТОВ (йдеться про передачу ТОВ зареєстрованого на керівника торговельного знака за ліцензійним договором або договором франчайзингу) варто звернутися до положень статуту. А в ньому може бути зазначено, що договори такого роду або будь-які правочини на суму, що перевищує певний поріг, мають бути схвалені загальними зборами учасників (засновників) ТОВ. Тобто якщо сума ліцензійного договору або договору франчайзингу перевищить такий поріг, без дозволу власників (загальних зборів учасників ТОВ) не обійтись.
Якщо таких обмежень функцій керівника у статуті немає, то вважаємо, що керівник має право самостійно прийняти рішення щодо передачі використання Знака за ліцензійним договором (або договором франчайзингу) від керівника до ТОВ з метою здійснення його госпдіяльності.
Під час підписання таких договорів не забуваймо про те, що у ч. 3 ст. 238 ЦКУ передбачено заборону на вчинення правочинів представником від імені особи, яку він представляє, у власних інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, установлених законом.
Отже, сторонами таких договорів не може бути одна й та сама особа, яка виступає власником торговельної марки та керівником ТОВ одночасно. Тому якщо власником торгової марки (ліцензіаром) виступає фізична особа, то від ТОВ (ліцензіат) договір повинен підписати інший представник (за довіреністю, що її видає юрособа, у простій письмовій формі).
Власник торговельної марки при укладенні ліцензійного договору може передати лише копію свідоцтва про право власності на знаки для товарів і послуг. Перелік документів, які також передаються від правоволодільця (ліцензіара) до користувача (ліцензіата), визначається сторонами за домовленістю.
Оскільки вище ми згадували про договори франчайзингу, стороною якого може бути лише фізособа та юрособа, які є госпсуб'єктами, то в нашій ситуації ми не виключаємо можливості укладання договору франчайзингу з керівником як підприємцем (якщо він зареєстрований госпсуб'єктом). Нагадаємо, що система оподаткування тут не матиме значення, адже виплати за договорами, пов'язаними з використанням об'єктів інтелектуальної власності, є пасивними доходами та не включаються до оподатковуваного доходу підприємця на спрощеній системі оподаткування (п. 1 п. 292.1 ПКУ).
Нормативна база
- ГКУ — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV.
- ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.
- ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV.
- Закон про госптовариства — Закон України від 19.09.91 р. №1576-XII «Про господарські товариства».
- Закон про товарні знаки — Закон України від 15.12.93 р. №3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів, робіт, послуг».
Наталія КАНАРЬОВА, «Дебет-Кредит»