Яким документом фізична особа, яка має право інтелектуальної власності на торговельну марку, може надати право використовувати ТМ для продажу продукції під такою ТМ через веб-портал (домен також має назву ТМ)? Товари розміщуються на сайті з посиланням на сайти власників таких товарів (юросіб та ФОПів). Чи потрібно брати плату за використання такої ТМ з власників товарів, що продаються через веб-портал?
Реєстрація ТМ
Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, придатних для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, з-поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ч. 1 ст. 492 ЦКУ).
Що ж до знаку для товарів і послуг, який підлягає державній реєстрації, то загалом це позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених товарів і послуг інших осіб. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у т. ч. власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.
Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг, який є офіційним охоронним документом, нині видається не Державною службою інтелектуальної власності України (далі — ДСIВ), а Мінекономіки1.
Право на одержання свідоцтва має будь-яка фізична або юридична особа, об'єднання осіб або їхні правонаступники. Обсяг правової охорони, який надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, які внесено до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі — Реєстр), і засвідчується свідоцтвом з наведеними в ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг (ч. 4, 5 ст. 5 Закону №36892).
1 Відповідно до постанови КМУ від 11.05.2017 р. №320 «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі», Державна служба інтелектуальної власності України (ДСIВ) з 19 травня 2017 року припинила виконувати функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності. Діяльність, пов'язану з їх виконанням, відтепер покладено на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
2 Закон України від 15.12.93 р. №3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Права, які випливають зі свідоцтва, діють від дати подання заявки (ч. 1 ст. 16 Закону №3689).
Свідоцтво надає його власникові право використовувати знак шляхом:
1) нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення);
2) застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
3) застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Iнтернет.
Доменне ім'я — не торговельна марка
Доменне ім'я — ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Iнтернеті.
По суті, домен — це так зване ім'я веб-сайта юридичної особи, ФОПа, фізособи, за допомогою якого можна потрапити на веб-сайт (веб-портал) відповідної зони домену.
Оскільки йдеться про охоронювані Законом права на об'єкти інтелектуальної власності, нагадаємо, що не всі зони доменів потребують наявності зареєстрованого знака для товарів і послуг (ТМ).
У нашому випадку йдеться про зону «.ua». Звернімося до Регламенту особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені «.UA».
Під терміном «знак» розуміється словесний знак для товарів та послуг, на який центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, видане свідоцтво України на знак для товарів та послуг, або такий, що одержав правову охорону на території України згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, або, в разі якщо такий зареєстрований знак для товарів та послуг складається з тексту та інших позначень, — його словесна частина, яка сама є об'єктом правової охорони.
Регламентом також передбачено, що приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю або його компонент другого рівня (до знака «.», але не включаючи цей знак) за написанням збігається зі знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.
Якщо знак містить словесну частину, яка не є об'єктом правової охорони, власникові прав на використання на території України такого знака може бути делеговане приватне доменне ім'я другого рівня, яке за написанням збігається з тією частиною знака, яка є об'єктом правової охорони.
Отже, підприємство за умовами запитання має зареєстровані й ТМ, і доменне ім'я в зоні «.ua» з іменем другого рівня, що відповідає такій ТМ.
Товари інших постачальників/продавців, що розміщуються власниками такої ТМ та однойменного домену на своєму веб-сайті, часто сприймаються покупцями як товари, що реалізуються під такою ТМ. Насправді це не зовсім так.
Надання майданчика на веб-порталі = ліцензія?
ТМ, так само як і однойменний домен, можуть бути зареєстровані як на одного власника, так і на кількох осіб (фізичних та/або юридичних).
За наявності кількох власників взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. За відсутності такої угоди кожен власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.
Якщо власник свідоцтва один, то він має право надати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір має містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.
Це цікаво!
Власник свідоцтва має право проставляти поряд зі знаком попереджувальне маркування, яке означає, що цей знак зареєстровано в Україні (латинська буква «R», обведена колом, — ®). Власник свідоцтва, який здійснює посередницьку діяльність, має право на основі договору з виробником товарів або особою, що надає послуги, використовувати свій знак поряд зі знаком зазначених осіб, а також замість їхнього знака.
Договір про передачу прав на знак (ТМ) обов'язково викладається в письмовій формі, інакше договір вважатиметься недійсним (ч. 9 ст. 16 Закону №3689).
Відомості про передачу права на використання знака (ТМ) — йдеться про ліцензійний договір — має бути внесено до Реєстру.
Право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (зокрема, торговельних марок), комерційного досвіду та ділової репутації є предметом договору комерційної концесії (ст. 1116 ЦКУ). Але важливо розуміти, що метою укладення такого договору є виготовлення та (або) продаж певного виду товарів та (або) надання послуг (ст. 1115 ЦКУ).
Це питання є вкрай важливим, адже розміщення певного товару на веб-порталі (навіть за умови, що назва доменного імені в зоні «.ua» є зареєстрованою ТМ) та передача права використання ТМ — не можуть бути ототожнені.
Яким чином товар може бути розміщений на веб-сторінці в Iнтернеті?
Варіантів є безліч, але розглянемо на прикладах комунікаційну платформу для розміщення тимчасових класифікованих оголошень та веб-сайт інтернет-магазину.
Платформа оголошень
Правила користування платформою оголошень можуть передбачати такі умови.
Користувач (фактично він же є і продавцем товару, відомості про який розміщує у приватному оголошенні на сайті) має право зареєструватися на такому веб-сайті (платформі оголошень) з метою розміщення інформації про товар та отримання додаткових сервісів. Надалі користування веб-сайтом (розміщення всіх наступних оголошень) здійснюється за його обліковим записом та/або реєстраційними логіном та паролем.
Користувач (продавець), який розміщує оголошення про продаж товарів або послуг на сайті, зобов'язується не лише розмістити інформацію про них з урахуванням Правил користування такою платформою, але й надати точну і повну інформацію про товари або послуги та умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про товар або послугу, користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати цю послугу відповідно до вимог законодавства країн, в яких вони реалізуються.
Важливо!
Користувач (продавець, а не веб-сайт. — Авт.) гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають нормам якості, які встановлені законодавством країн, для яких вони реалізуються, і вільні від претензій третіх осіб. Користувач гарантує, що запропоновані ним послуги, у разі якщо їх надання потребує спеціального дозволу, буде надано відповідно до вимог законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю користувача. Умови доставки товару, як правило, включаються до опису товару, а умови надання послуг — до опису послуги.
Зауважимо, що оголошення про товари/послуги на таких платформах можуть розміщуватися користувачами, якими є будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (переважно йдеться про приватні оголошення) або так звані бізнес-користувачі, які використовують веб-сайт з метою бізнесу (як правило, від них реєстрація не вимагається: з ними укладаються окремі господарські договори).
Що ж до самих послуг з розміщення оголошень та інших додаткових сервісів, то, звісно, вони є або платними, або безкоштовними (умови визначає адміністрація веб-сайта або власник/розпорядник).
Таким чином, умовами користування веб-сайта (у цьому випадку — з розміщення оголошень) чітко визначаються правила щодо відповідальності за товар (його якість, інформацію про нього тощо).
Отже, такий товар/послуга (інформація про них) лише розміщуються на платформі оголошень — власник ТМ та однойменного домену не має жодного стосунку до цих товарів/послуг.
Iнтернет-магазини
Тут ситуації можуть бути настільки різноманітними, що описати всі практично неможливо — кожен власник/розпорядник такого інтернет-магазину визначає власні умови користування сайтом. Проте зосередимося на двох варіантах.
Варіант 1. Маркетплейс
Сайт дозволяє вам переглядати та завантажувати матеріали цього сайта тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження вами всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їх копіях.
Матеріали та послуги цього сайта надаються, «як є», — без жодних гарантій. Сайт не гарантує точності та повноти матеріалів, програм і послуг, що надаються на цьому сайті.
Розмістити товари можна або через реєстрацію на сайті (отримуєте логін і пароль), або ставши постачальником — із заповненням заявки.
Заявка містить адресу сайта постачальника, вид його діяльності (роздрібний продаж, оптові поставки, такий же інтернет-магазин чи виробник), інформацію про групу/каталог товарів тощо. Ця форма взаємовідносин дозволяє сформувати інформацію про продавця товару на такому маркетплейсі без чи з оформленням письмових договорів.
Звісно, за таких господарських правовідносин про жодне використання ТМ сайта взагалі не йдеться — кожен постачальник чи користувач сайта розміщує товар/послугу під власним іменем або під ТМ виробника. При цьому безпосередній продаж товару відбувається з оформленням документів від такого постачальника, а не від сайта.
Варіант 2. Платформа для розміщення пропозиції.
Подібні сайти дозволяють розміщувати пропозиції товарів продавцями. Під пропозицією розуміють розміщену на сайті інформацію про конкретний товар, який може бути придбано користувачем. Пропозиція включає в себе: інформацію про товар, його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання товару користувачем.
Зверніть увагу!
Пропозиція не є офертою. Це лише інформація про можливі умови придбання товару.
Користувач після ознайомлення з пропозицією має право зробити оферту продавцеві шляхом заповнення форми замовлення. При цьому користувач розуміє, що його оферту адміністрація перенаправляє обраному продавцеві.
Важливо!
Адміністрація не діє як агент продавця та не бере на себе жодної відповідальності за виконання замовлення продавцем. Адміністрація лише здійснює зв'язок між користувачем сайта та продавцем товару.
А моментом отримання та приймання товару одержувачем (покупцем) є момент (залежно від обставини, яка настала раніше):
— підписання одержувачем видаткової накладної (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі товару одержувачу);
— підписання одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання, надсилання товару;
— отримання одержувачем товару (нарочним, кур'єром, поштою тощо) і залишення пункту видачі товару тощо.
Звертаємо увагу, що у таких ситуаціях відповідальність за якість товару покладається на продавця. Останній надає гарантію на всі/окремі позиції товару, представлені на сайті. Гарантійний строк зазначається у гарантійному талоні, який отримує користувач з товаром або в електронному вигляді електронною поштою.
Отже, і в цьому варіанті сайт не продає товару та не розміщує інформації про нього у себе під власною ТМ.
Звісно, ще є реклама, але ми не розглядаємо продаж товарів на веб-сайті через рекламні оголошення чи будь-яку іншу текстову рекламу.
Враховуючи наведені вище варіанти розміщення, наразі сайти (адміністрація/власник/розпорядник) намагаються врегульовувати свої взаємовідносини з користувачами, постачальниками товарів/послуг, інформація про які розміщується на таких сайтах, без жодних зобов'язань щодо якості товару, гарантійних зобов'язань тощо.
Тому, на нашу думку, тут не може бути й мови про надання в користування ТМ власника(ів) сайта (його однойменного домену).
Водночас зауважимо, що ТМ реєструється не для власного задоволення, а з метою використання її для ведення госпдіяльності. Для цього вартість такої ТМ можна включити до собівартості послуг користування сайтом для платних послуг (сервісів), які надаються користувачам/постачальникам товару/послуги. Але укладати ліцензійні договори на використання ТМ таким користувачами та постачальниками в описаних вище ситуаціях недоречно.
Реєстрація ТМ здійснюється поданням заявки
Заявка — це сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва. Заявка складається українською мовою і повинна стосуватися одного знака та містити:
— заяву про реєстрацію знака, в якій обов'язково зазначаються відомості про заявника та його адреса;
— зображення знака, який заявляється;
— перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП).
Держдепартамент інтелектуальної власності,
http://sips.gov.ua/ua/signs.html
Наталія КАНАРЬОВА, «Дебет-Кредит»